侵权案例│侵害商标权纠纷一案

卖炭翁 发布于 287 天前发布

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著作权案例分析(十)

原告陈某荣与被告揭阳某食品公司、临沂某食品批发公司侵害商标权纠纷一案,案号:(2020)最高法民再64号,于2020年9月30日中华人民共和国最高人民法院作出再审判决,判令:一、撤销山东省高级人民法院(2018)鲁民终1458号民事判决;二、维持山东省临沂市中级人民法院(2017)鲁13民初199号民事判决。一审判决内容:一、揭阳某食品公司立即停止生产、销售并召回与原告陈某荣第9860581号“拖肥”商标相近似的“鑫拖肥”(“鑫”字为黄色字体)字样的产品,销毁相关侵权标识及生产模具。二、临沂某食品批发公司立即停止销售与陈某荣第9860581号“拖肥”商标相近似的“鑫拖肥”(“鑫”字为黄色字体)字样的产品。三、揭阳某食品公司赔偿陈某荣经济损失,包括制止侵权行为支出的合理支出;

本案中查明的事实:1、第9860581号“拖肥”商标经原国家工商行政管理总局商标局核准注册,商标注册人为陈某荣,注册商标有效期限自2012年10月21日至2022年10月20日,核定使用商品类别为第32类:啤酒;水果饮料(不含酒精);水(饮料);矿泉水;无酒精饮料;可乐;果子晶;豆类饮料;饮料制剂;汽水制作配料。第8657118号“TowsfaT”字母与图形商标经原国家工商行政管理总局商标局核准注册,商标注册人为陈某荣,注册商标有效期限自2011年11月14日至2021年11月13日,核定使用商品类别为第32类:啤酒;矿泉水;果汁饮料(饮料):果子粉;可乐;果子晶;饮料制剂;制饮料和糖浆;汽水制作配料;麦芽汁(发酵后成啤酒)。第13642634号“拖肥TowsfaT”字母与图形商标经原国家工商行政管理总局商标局核准注册,商标注册人为陈镇荣,注册商标日期为2015年5月7日,有效期限至2025年5月6日,核定使用商品类别为第32类:饮料制作配料;矿泉水(饮料);啤酒;水果饮料(不含酒精);水(饮料);汽水制作配料;无酒精饮料;可乐;果子晶;豆类饮料。陈某荣与广东佳达食品有限公司分别签订《商标使用许可合同》,约定将陈某荣的上述商标许可由广东佳达食品有限公司使用,上述《商标使用许可合同》均经原国家工商行政管理总局商标局备案,且均在约定的许可使用期限内。2、第11254002号“鑫拖肥”商标经原国家工商行政管理总局商标局核准注册,商标注册人为揭东某食品厂,注册商标有效期限自2013年12月21日至2023年12月20日,核定使用商品类别为第32类:水(饮料);无酒精饮料;汽水;蔬菜汁(饮料);果汁冰水(饮料);乳酸饮料(果制品,非奶);奶茶(非奶为主);果子晶;植物饮料。2013年12月25日被告揭阳某食品公司与揭东某食品厂《商标使用许可合同》,约定将第11254002号商标许可由本案被告揭阳某食品公司使用,许可使用期限自2013年12月21日至2023年12月20日止。上述《商标使用许可合同》未举证证明履行了许可使用商标的备案程序。3、被告揭阳某食品公司、临沂某食品批发公司在其生产、销售的产品外包装上使用了原告享有著作权的作品商标,被告未经著作权人授权许可属于擅自使用,故造成侵权行为。


一审法院认为:1、陈某荣经原国家工商行政管理总局商标局核准分别依法取得第9860581号“拖肥”、第8657118号“TowsfaT”字母与图形、第13642634号“拖肥TowsfaT”字母与图形注册商标专用权。陈某荣与广东佳达食品有限公司签订了《商标使用许可合同》,约定将陈某荣的上述商标许可由广东佳达食品有限公司使用,约定了许可使用期限,并在原国家工商行政管理总局商标局备案。上述商标均处于商标注册有效期内,陈某荣有权禁止他人未经其许可在同种或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,其合法权益应受法律保护。

2、关于陈某荣请求的赔偿数额问题。陈某荣与揭阳某食品公司在第549号民事调解书第二项中明确约定揭阳某食品公司“有杈继续在商标局核准注册的商品上规范使用与第11254002号商标标识一致的商标”,同时,在第七项中约定“如违反上述条款, 揭阳某食品公司赔偿陈某荣违约金”。依据《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十条“人民法院对于调解协议约定一方不履行协议应当承担民事责任的,应予准许”的规定,该民事调解书是双方自愿达成的,在签订调解协议及签收民事调解书时均没有提出任何异议,在协议中先约定不履行调解协议时支付违约金的约定内容亦没有损害国家、社会和其他人的合法权益。

现揭阳某食品公司在2017年1月份至3月份生产的食品中使用的商标再次侵犯了陈某荣的商标权,陈某荣再次提起诉讼。法院认为,从民事调解书中的内容看,双方当事人在涉案调解中关于再次发生侵权行为的具体赔偿方法和数额的约定是揭阳某食品公司尊重陈镇荣商标权而做出的承诺与自我约束,也可以视为双方约定为揭阳某食品公司再次实施侵权行为时确定赔偿数额的具体计算标准。从约定法律属性看,侵权责任法、商标法并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定。基于举证困难,诉讼耗时费力不经济因素的考虑,双方当事人在私法自治的范畴内完全可以就侵权赔偿数额作出约定。从法释释义上看,《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第三款“当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的,应当准许”规定,双方当事人基于权利人的实际损失或者被侵权人的违法所得,就赔偿数额达成协议的,法院应当准许。该规定即为法院对当事人就涉案侵权责任赔偿数额作出“事后约定”的认可,表明法律、司法解释对当事人之间就赔偿数额进行约定持肯定态度。对此, 揭阳某食品公司应当依据诚实信用原则予以遵守。故一审法院依据双方调解约定的赔偿方式和赔偿数确定揭阳某食品公司赔偿陈某荣经济损失及制止侵权合理支出。


二审法院审理认为双方有以下几个争议焦点:
一、揭阳某食品公司的被诉侵权行为是否侵害了陈某荣注册商标专用权;
本案中, 揭阳某食品公司主张其使用的“鑫拖肥”商标为注册商标,且为规范性使用,并未侵害陈某荣注册商标权。经查,陈某荣主张保护的涉案商标为第9860581号“拖肥”文字商标,核定使用商品为第32类。揭阳某食品公司经授权取得的第11254002号“鑫拖肥”文字商标,核定使用商品亦为第32类,该商标未指定颜色。根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定,原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。因此,认定被诉侵权产品是否侵害陈某荣涉案商标权的关键在于揭阳某食品公司在使用“鑫拖肥”注册商标时是否改变了其商标的显著性特征,造成与他人注册商标相同或近似。
二审法院认为,对于未指定颜色的注册商标,商标权人在实际使用中可以适当加着颜色,但应以不改变商标显著特征为限。因加着颜色将注册商标分割为两个或多个完全不同的部分,失去原注册商标整体视觉效果的,属于改变商标显著性特征行为。本案中, 揭阳某食品公司在被诉侵权商品上使用的“鑫拖肥”商标虽然在字形、字体、字号比例、排列顺序方面均与其注册商标完全一致,但却将该商标中的“鑫”字单独着为黄色,“拖肥”二字着为白色,导致实际使用的该商标因较为显著的颜色差异而被分割成两个完全不同的部分,失去了原注册商标整体视觉效果,改变了该商标的显著性特征,应属于对注册商标的不规范使用,故揭阳某食品公司关于其系对“鑫拖肥”注册商标规范使用的主张,本院不予支持。
商标法第五十七条第二款规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相或者近似的商标,容易导致混淆的以及销售侵犯注册商标专用权的商品的,均属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中, 揭阳某食品公司的涉案产品与陈某荣涉案商标核定使用商品属于相同商品。如上所述,在揭阳某食品公司通过着色将“鑫拖肥”商标“鑫”和“拖肥”被实际分割为两个不同部分的情形下,“拖肥”二字与陈镇荣“拖肥”商标虽有字号和排列方向的差异,但与“拖肥”文字商标在文字、读音、字形方面完全相同,在“拖肥”系列品具有一定知名度的情形下,容易引起相关公众的混淆误认,构成商标侵权。而且, 揭阳某食品公司与陈镇荣生产厂家地理位置相近、销售市场存在重叠,加之注册商标存在一定的相似性,双方在使用各自商标时均负有谨慎合理的注意义务,严格规范使用其注册商标,防止相关公众混淆误认。因此揭阳某食品公司关于其商标使用不构成侵权的主张,二审法院不予支持,一审法院对此认定并无不当。至于揭阳某食品公司主张涉案“拖肥”商标未使用过的问题,根据陈某荣提交的实物证据及被许可人对涉案商标的宣传推广事实,可以认定陈某荣对涉案商标进行了实际使用。

二、关于一审法院判决揭阳某食品公司承担的民事责任是否适当的问题。
本案中,揭阳某食品公司侵害陈某荣涉案商标,应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于赔偿数,陈某荣主张揭阳某食品公司应按照第549号民事调解书约定的违约金赔偿。揭阳某食品公司认为,即使赔偿,也不应依据上述调解书赔偿。二审法院认为,经查,第549号民事调解书所确认的调解协议第二项中双方约定揭阳某食品公司“有权继续在商标局核准注册的商品上规范使用与第1125402号商标标识一致的商标”,同时,双方还就停止使用“新拖肥”标识、支付陈某荣3万元赔偿款、清理被诉产品库存、诉讼费用负担等事项进行了分别约定,在之后的第七项双方约定“如违反上述条款, 揭阳某食品公司赔偿陈镇荣50万元作为违约金”,根据双方调解协议, 揭阳某食品公司的主要合同义务之一为规范使用其注册商标,但对于如何规范使用双方未作进一步约定或说明,对此,应结合相关诉讼情况及双方对于调解协议的合同预期进行分析认定。根据陈某荣提供的相关证据及广东省揭阳市中级人民法院一审查明的事实,陈某荣与揭阳某食品公司在该案中争议的主要问题为揭阳某食品公司使用的“鑫拖肥”文字商标是否改变字体大小、是否突出使用“拖肥”构成商标侵权。在该案中,被诉侵权产品使用的“鑫拖肥”商标实际存在与本案类似的着色,但从该案一审决看,双方并未明确涉及“鑫拖肥”商标加着颜色是否构成侵权问题,且该案一审判决认定揭阳某食品公司并未构成商标侵权。而就双方在该案二审中达成的调解协议内容看,只是概括性地要求揭阳某食品公司规范使用与其注册商标标识一致的商标, 揭阳某食品公司着色使用“鑫拖肥”商标是否属于双方约定的规范使用范畴亦并不明确。由上,考虑到本案及相关案件的实际情况,双方对于商标侵权形态的理解和认知能力、涉案商标是否对颜色使用进行了限定等因素,如果仅以揭阳某食品公司对涉案被诉商标着色构成不规范使用为由,要求其承担调解协议约定的50万元的赔偿金并不符合协议双方特别是意思领受揭阳某食品公司的合同预期,且该50万元赔偿金也不仅仅是针对规范使用涉案被诉商标的单独约定,而是揭阳某食品公司违反调解协议全部约定内容的概括性赔偿。因此, 揭阳某食品公司在本案中的赔偿责任不宜直接认定为50万元,而应在平衡双方利益的基础上综合认定。二审法院根据本案实际情况,结合陈某荣涉案商标的知名度、使用情况及揭阳某食品公司的主观过错、经营规模、侵权行为的性质和持续时间、陈某荣为制止侵权行为所支付的合理费用等因素,认定揭阳某食品公司赔偿陈镇荣80000元。一审判决对此认定有误,本院予以纠正。
再审期间查明,国家知识产权局于2019年7月30日作出了商评字[2019]第210102号《关于第11254002号“鑫拖肥”商标无效宣告请求裁定书》,该裁定以第11254002号“鑫拖肥”商标与第9860581号“拖肥”商标构成类似商品上的近似商标为由,宣告第11254002号“鑫拖肥”商标无效。当事人不服该裁定提起行政诉讼,目前仍在审理中。


本院再审认为焦点问题:二审判决的赔偿数额是否适当。
本案中,揭阳某食品公司使用分别着色的“鑫拖肥”商标,使得“鑫”和“拖肥”被人为区分,导致“拖肥”相对独立,属于对其获准注册的“鑫拖肥”商标的不规范使用,容易导致相关公众混淆误认,一、二审法院对此认定正确。
关于赔偿数额,本案双方当事人在前案第549号调解书中明确约定:“如违反上述条款, 揭阳某食品公司赔偿陈镇荣50万元作为违约金”,属于真实意思表示,且不存在违法情形。从第549号调解书中记载的调解协议可知,双方当事人明确约定揭阳某食品公司于签订调解协议之日起停止制造使用“拖肥”二字的被诉侵权“鑫拖肥”果粒饮料椰子肉产品,且明确约定应当“规范使用与第11254002号商标标识一致的‘鑫拖肥’商标”,并就违反调解书的责任承担进行了明确约定。揭阳某食品公司在本案中未能规范使用相关商标,刻意单独区分“拖肥”,显有不当。
二审法院以本案情形是否属于双方约定的规范使用范畴不明确等为由,将赔偿数额调整为8万元,与调解书的内容不符,没有事实和法律依据。本院在(2013)民提字第116号民事判决中亦曾认定,侵权人与权利人就再次侵权的赔偿数额作出约定后再次侵权的,人民法院可直接适用该约定确定侵权损害赔偿数额。

综上,二审判决认定的赔偿数额8万元明显低于双方当事人在调解书中的约定,且没有充分的事实和法律依据,应予纠正。一审判决确定的赔偿数额正确,应予维持。

法律文书出处:中国裁判文书网
法条出处:《中华人民共和国著作权法》


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